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もしもこんなことがあったら

商標登録でこんなトラブルが 起こったら・・・

もくじ

警告書が送られてきたら!

商標権を侵害しているとして警告書が送られてきた場合、まずは慌てないことが大切です。というのも、警告書の内容が妥当ではない可能性もあるからです。

警告書が送られてきたら、できるだけ早く弁理士又は弁護士に相談しましょう。

ここでは、弁理士又は弁護士に相談される前に確認できるポイントについてご説明します。

・警告書の内容を確認しましょう。

相手方が問題にしている製品は本当に自社が製造販売している製品かどうか、商標は、本当に自社が使用している商標かどうか、確認します。
警告書に回答期限がある場合は、相手方の心証を害さないためにも、回答期限内に何かしらの回答ができるよう、スケジュールを調整しましょう。

・相手方の商標権について確認しましょう。

相手方の商標とその商品・サービス、存続期間を確認しましょう。
相手方の商標がまだ有効かどうかは、特許庁の運営するJ-Plat-Pat(特許情報プラットフォーム)の経過情報検索で確認できます。

・指摘された商標について確認します。

相手方の商標と自社の使っている商標が似ているかどうか、相手方が登録している商品・サービスと、指摘された商標に関する商品・サービスが似ているかどうかを確認します。
商標が同じでも、商品・サービスが異なれば、侵害には該当しない場合が多くあります。
ただし、似ているかどうかの判断は難しい場合が多いため、ご自分で判断せず、弁理士に相談されることをおすすめします。

・何か特別な事情がないかどうか確認します。

相手方の商標出願より前に使用を開始し、出願時には既に有名になっていたような場合は先使用権が認められる可能性もあります。
相手方の商標が、一般的な言葉になっている場合は、その商標権の効力が及ばない場合もあります。
相手方が、その商標を使用していない場合は、不使用取消審判により、その登録を取消すことができるかもしれません。
特別な事情がある場合は、それに関する資料を集めておくとよいでしょう。

拒絶理由通知が届いた!

審査の結果、登録できない理由が見つかった場合は、拒絶理由が通知されます。拒絶理由通知に対しては、期間内に意見書を提出して、登録できる旨を主張したり、手続補正書を提出して、商品・サービスの記載を修正したりすることができます。
その後、あらためて審査をしてもらい、登録できない理由がないと判断された場合は、登録となります。ご自分で出願された場合、拒絶理由通知がきてしまうと、もうだめだ、登録できない、と自己判断し、何もせずにあきらめてしまう例がよく見られます。でも、拒絶理由通知の内容によっては、商品・サービスの記載を、審査官の案のとおりに少し変更するだけで登録になる場合もありますし、適切でないとされた記載を削除するだけですむ場合もあります。ご自分で出願され、拒絶理由通知がきたけど、どうすればいいかわからない、といった場合は、途中から弁理士に依頼することも可能です。

せっかく出願した商標ですから、自己判断であきらめてしまわずに、弁理士にご相談されることをおすすめします。

弊所でも、拒絶理由通知からのご依頼を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

商標の期限が切れてしまっていた!

商標権の存続期間は登録の日から10年。更新の手続きを行えば、何度でも更新が可能です。

更新の手続きは、特許庁に書類を提出することにより行いますが、更新手続きができる期間は、存続期間が満了する前6月から満了日までになります。

もし、更新手続きを忘れてしまった場合でも、存続期間満了後6月以内であれば、倍額の登録料を支払えば更新は可能です。

しかし、存続期間満了から6月を経過した後は、天災等の例外を除いて更新手続きをすることができず、商標権は消滅してしまいますので注意が必要です。

弊所にて出願・登録された場合は、登録後のサポートとして、更新時期が近づきましたら、事前にご連絡いたしますので、ご安心ください。

弊所にて出願・登録されていない場合でも、更新手続きについてのご相談を承っております。更新管理からのご依頼も可能ですので、お気軽にご相談ください。

商標の存続期間が満了してしまった場合でも、再度、出願すれば登録になる場合もあります。

商標の期限が切れてしまったからといってあきらめてしまわずに、一度ご相談ください。

個人出願の落とし穴!

商標登録出願は、個人でも行うことができます。定められた様式に従って、登録を受けたい商標、指定商品又は指定役務、商品及び役務の区分、出願人の名称と住所等の必要事項を記載し、特許印紙を貼付します。あとは、出願人の欄に捺印をして、特許庁に提出すれば出願手続きは完了です。
A4用紙一枚に収まる場合もあります。簡単そうに見えるかもしれません。しかし、この書面が、商標登録後の商標権の権利範囲を決めるもととなりますので、十分に注意を払う必要があります。登録を受けたい商標は、片仮名表記にするのか、アルファベット表記にするのか、ロゴにするのか、どの態様を選ぶかで、商標権の範囲が変わってきます。

例えば片仮名表記で出願したのにアルファベット表記で使っていた場合、商標登録しているにも関わらず、他人の登録商標に似ているとして使用中止を求められたり、登録商標を使っていないとして商標登録が取消されてしまったりすることがあります。

また、指定商品・指定役務の欄をどのように記載するのかで、商標権の範囲が大きく変わってきます。例えばカフェの店名について商標登録したいと考えていた場合、お店で「ケーキ」を出しているからといって「ケーキ」と記載して商標登録してしまうと、お店でケーキやコーヒーを提供するサービスについてはカバーできていないことになってしまいます。

お店でケーキやコーヒーを提供するサービスを指定するには「飲食物の提供」とする必要があるからです。

個人で商標出願される場合、特許庁に支払う印紙代だけの費用ですみますが、あらかじめ商標制度について知っておく必要がありますので、時間と労力がかかります。

商標登録にかけられる費用と時間はさまざまとは思いますが、商標や指定商品をどのように記載するかは、ご自分で判断するのは難しい場合もありますので、できれば、商標の専門家がしっかり対応してくれる特許事務所に依頼されることをおすすめします。

ケース1 調査が不十分だった!

Aさんは、オリジナルレシピのビスケットに「ライトハウスビスケット」という名前をつけて販売しようと考えていました。

「ライトハウスビスケット」の名前が途中で使えなくなるのは嫌だったので、商標登録しておくことにしました。商標登録を特許事務所に依頼すると費用がかかるため、本をみながら自分で出願手続きを行いました。

しかし、出願から約半年たったある日、特許庁から「拒絶理由通知書」が届いたのです。

読んでみると、「似ている商標があるため、登録できない」ということのようです。出願する前に特許庁の運営するJ-Plat-Pat(特許情報プラットフォーム)で「ライトハウスビスケット」を検索したときは何も出てこなかったはずなのに…。

実は、商品「ビスケット」について「ライトハウスビスケット」を出願した場合、「ビスケット」の部分が商品の種類を表す言葉のため、目印の役割を果たすのは「ライトハウス」の部分であるとして、「ライトハウス」に似ていると判断されることがあるのです。

つまり、この場合は、出願前に「ライトハウス」だけで検索してみる必要があったのです。

調べてみると、商標「ライトハウス」の権利者は、実際に「ライトハウス」という名前でビスケットを販売していました。このまま「ライトハウスビスケット」を販売すれば、商標「ライトハウス」の権利者から訴えられてしまう可能性があるようです。

結局、ビスケットの名前を変更することにしました。既に発注していた包装用のラベルはもう使用できませんし、広告も作り直しです。商標出願のために費やした時間と、労力、特許庁に支払った印紙代も無駄になってしまいました。

ケース2 登録料を払い忘れた!

自分で商標出願の手続きを行ったBさん。
約半年後に特許庁から登録査定が届きました。

「登録になったらしい。よかったよかった。」その頃、仕事が立て込んでいたBさんは「登録」と書かれた通知をみて満足。

そのままその通知のことは忘れてしまいました。

その後、Bさんのもとに特許庁から「出願却下の処分」という通知が届きました。「登録になったはずなのに。なぜ?

調べてみると、登録査定の通知が届いたら、30日以内に登録料をおさめる必要があったのです。あわてて特許庁に問い合わせましたが、期限をすぎるともう受け付けてもらえないとのこと。出願にかけた費用と時間が無駄になってしまいました。


< 商標出願をご検討の方へ > 
  • 商標出願は、登録できればよい、というものではありません。自社のネーミングやロゴ、ブランドを最適に保護するためには、文字、図形のどちらで出願するか、指定商品や指定役務を何にするか、審査官からの拒絶理由通知にどのように反論するかなど、対応方法がきわめて重要となります。
  • 商標出願をご検討の場合は、トップページをご確認のうえ、弊所へご相談ください。

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